Tutela dei marchi e lotta al mercato illecito: casistica e prospettive

Due sfide che richiedono alle aziende farmaceutiche di adottare attente strategie di branding, tra esigenze di riconoscibilità dei marchi e rischi di interferenze nel mercato, oltre a sistemi di tracciabilità e antifalsificazione sempre più efficaci.

di Laura Pedemonte, Consulente in Marchi, Barzanò e Zanardo

Uno dei settori più prolifici, in termini di registrazione del marchio, è certamente quello farmaceutico, sempre attento a lanciare nuovi prodotti sul mercato. In tale ambito, la tutela del marchio riveste ovviamente un ruolo cruciale, anche considerando che il rischio di errore nella scelta di un farmaco può comportare gravi conseguenze per la salute.

Nel settore, si predilige tradizionalmente l’adozione di marchi “deboli”, che richiamano il principio attivo o l’uso terapeutico, attraverso l’aggiunta di prefissi, suffissi o la combinazione di parole. Tali marchi rispondono all’esigenza di immediata riconoscibilità e facilità di prescrizione, consentono un più agevole percorso regolatorio e risultano funzionali per farmaci generici.

Tuttavia, la tendenza all’adozione di marchi evocativi aumenta notevolmente i casi di interferenza e i contenziosi in materia, creando non poche incertezze a livello giurisprudenziale, considerata la tutela limitata accordata ai marchi “deboli” (per cui anche lievi differenze possono essere sufficienti a distinguere gli stessi), per un pubblico di riferimento attento.

La casistica delle Corti italiane

Sebbene il giudizio di confondibilità sia inevitabilmente soggetto a un certo margine di discrezionalità da parte del giudice, nel panorama italiano sembra prevalere una tendenza a stabilire un limite al principio della coesistenza dei marchi espressivi, garantendo una tutela nelle ipotesi in cui la confusione concretamente sia ravvisabile.

Sono stati recentemente ritenuti confondibili i marchi VENOLEN / VENOVEN¹, LIPONORM / LIPONAM², MYCOSAN / MICOSAN³, REPADERM / RIPADERM⁴.

Sono stati invece ritenuti non confondibili i marchi SUMOR e SUMORPLUS (unione tra la preposizione “Su” e la parola “umor”, a evocare la destinazione del prodotto) vs. UMORPLUS⁵.

Anche nel settore in esame, la giurisprudenza risulta attenta alla tutela dei marchi noti. Il Tribunale di Milano, con ordinanza cautelare del 31 ottobre 2017, ha ritenuto il marchio FROBENACTIV in violazione del segno noto BENACTIV; con una decisione di merito del 27 giugno 2017, lo stesso Tribunale, ha giudicato il marchio KOKI, accompagnato a suffissi descrittivi della specifica funzione del prodotto (KOKI-tuss; KOKI-mucil; KOKI-dec), privo di novità ed interferente con il marchio rinomato OKI.

La casistica in sede amministrativa

In sede amministrativa, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi mostra un approccio più garantista per i titolari dei marchi, tendenzialmente accordando tutela anche a fronte di talune modifiche o rielaborazioni delle porzioni descrittive.

L’Ufficio, con un’attenzione ai segni nel loro insieme, ha ritenuto confondibili i marchi ENTEROSGEL / ENTEROSAL⁶, IMMUNIX / IMMUNID⁷, RIGENASE / RIGENEA⁸, ANSIOLIN / ANSIOSIL⁹, e accolto l’opposizione, basata sul marchio FOLISID, contro la domanda FOLI-SEL¹⁰.

Maggiormente allineata all’approccio delle Corti, la Commissione dei Ricorsi ha riformato le seguenti decisioni in primo grado dell’Ufficio, ritenendo non confondibili i marchi ENZITIME / ENZITASI¹¹, ENTERISOL / ENTEROSAN¹², VITREOSAN / VITREO360¹³.

In caso di soccombenza in primo grado, il ricorso va senz’altro considerato se ne sussistono i presupposti.

La lotta al mercato illecito e i rischi per i consumatori

Da un lato, la tutela della proprietà intellettuale risulta essenziale per garantire affidabilità e sicurezza dei prodotti in ambito sanitario. Dall’altro, il settore si è dovuto confrontare non solo con casi di violazione dei diritti di esclusiva, ma anche con il crescente e preoccupante fenomeno della produzione e vendita di farmaci falsificati¹⁴ o illegali¹⁵.

Tale fenomeno si è sviluppato in maniera esponenziale negli ultimi anni, presentando oggi un trend in forte crescita, non più circoscritto ai soli paesi in via di sviluppo, ma riguardante anche quelli industrializzati.

Le tipologie di violazioni sono le più varie. Può trattarsi ad esempio di prodotti la cui etichetta riporta informazioni ingannevoli sul contenuto e sull’origine del farmaco, medicinali senza ingredienti attivi, con ingredienti attivi differenti o presenti in quantità diversa da quella dichiarata o, ancora, con un principio attivo corretto contenuto in una confezione falsa. Tali farmaci, non garantiti per qualità, sicurezza ed efficacia, costituiscono ovviamente una grave minaccia per la salute pubblica. Inoltre, l’accresciuta familiarità del consumatore con l’acquisto on-line e con la ricerca di notizie da canali informali (come i social network) ha generato nuove casistiche di infiltrazione di prodotti illegali nella rete di distribuzione non ufficiale.

Nei paesi industrializzati, dotati di una ben definita regolamentazione del settore farmaceutico, la diffusione di medicinali falsificati o illegali riguarda soprattutto le “Life-style saving drugs”, ovvero farmaci per usi non terapeutici e legati all’affermarsi di determinati modelli sociali, come ad esempio medicinali per migliorare le performance sportive, sessuali, prodotti dimagranti, per la medicina estetica, e i “farmaci miracolosi”.

La situazione in Italia

La filiera legale italiana, stando ai recenti report forniti da AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), è considerata sicura, con una incidenza del fenomeno decisamente inferiore rispetto alla media di altri Paesi dell’UE. Questo grazie soprattutto a un rigoroso sistema di tracciabilità del farmaco e alle attività di prevenzione e contrasto portate avanti ormai da diversi anni da una task-force nazionale, della quale fanno parte le istituzioni coinvolte nella problematica, tra cui AIFA, Ministero della Salute, NAS, Istituto Superiore di Sanità, Agenzia delle Dogane.

In Italia, il fenomeno delle violazioni si concentra pertanto fuori dalla rete legale ed è principalmente limitato ai canali di vendita non ufficiali, ovvero agli acquisti effettuati online e ai mercati “paralleli” che si trovano in ambienti come palestre, centri estetici e similari. I casi di sequestri, per lo più legati alla vendita su internet, risultano centinaia di migliaia di unità all’anno.

Tuttavia, il panorama nazionale si è distinto nel tempo nella lotta a tali illeciti grazie all’adozione di efficaci iniziative sia a livello normativo che operativo, con un approccio interdisciplinare e coordinato, necessariamente, anche su scala internazionale. Ovviamente l’educazione del consumatore e il rafforzamento dei controlli restano strumenti fondamentali per limitare il mercato illecito.

Una nuova sfida italiana nel percorso di tracciabilità di medicinali sarà ora l’adeguamento alla normativa europea che prevede l’adozione di un identificativo univoco e di un sistema di prevenzione delle manomissioni per garantire la sicurezza dei medicinali e contrastare le frodi.

È stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2025 ed è entrato in vigore l’8 febbraio 2025, l’atteso decreto legislativo del 6 febbraio 2025, n. 10, che adegua la normativa nazionale alla direttiva europea anticontraffazione (62/2011/UE) – la FMD, Falsified Medicines Directive – e al regolamento delegato (UE) 2016/161, stabilendo principi e norme sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull’imballaggio dei medicinali per uso umano.

Questo adeguamento richiederà collaborazione tra istituzioni, aziende farmaceutiche e operatori sanitari, ma garantirà maggiore sicurezza e trasparenza nel sistema italiano.

Conclusioni

La tutela dei marchi e il contrasto al mercato illecito rappresentano due sfide fondamentali per le aziende farmaceutiche, anche per garantire sicurezza e affidabilità ai consumatori. In questo contesto, sarebbero da suggerire attente strategie di branding che bilancino l’esigenza di riconoscibilità dei marchi con i rischi di interferenze nel mercato, anche considerando i limiti di tutela dei marchi espressivi e la casistica giurisprudenziale.

Parallelamente, è essenziale per le aziende rafforzare i controlli sulla distribuzione dei farmaci, collaborando con le istituzioni per implementare sistemi di tracciabilità sempre più efficaci. Investire in tecnologie antifalsificazione e sensibilizzare il pubblico sui rischi dei canali di vendita non ufficiali rappresenta certamente un valore aggiunto nella lotta alle violazioni e nella tutela della salute pubblica.

Note

1. Trib. Bologna, 28-02-2024
2. Trib. Milano, ordinanza cautelare, 29-06-2022, in cui i marchi sono stati valutati “nella loro interezza e non nei singoli prefissi e suffissi che li compongono”
3. ³. Corte di Appello di Genova, 11-02-2022, in primo grado i marchi erano stati valutati non confondibili stante la descrittività delle porzioni MICO/ MYCO e SAN e la differenza fra prodotti
4. ⁴. Trib. Roma, 06-02-2018
5. Trib. Venezia, ordinanza cautelare, 16-03-2022
6. Opposizione n. 652023000020964, decisione del 28-06-2024
7. Opposizione n. 652021000120743, decisione del 27-04-2023
8. Opposizione n. 652020000154795, decisione del 16-11-2022
9. Procedimento n. 22/2018, decisione del 30-11-2017 10. Procedimento n. 1445/201
10. Procedimento n. 1445/2017
11. Sentenza n. 42/24 del 07-06-2024, ritenendo il prefisso ENZI descrittivo “e che l’aggiunta … del termine TASI da parte della ricorrente, sia idoneo a creare nel consumatore una adeguata differenziazione rispetto al termine TIME presente nel marchio della resistente”
12. Decisione n. 91/2024 del 27-09-2024, riconoscendo la descrittività del prefisso ENTER e la differenza tra i suffissi ISOL / OSAN in grado di differenziare i rispettivi segni
13. Decisione n. 44/22 del 28-04-2022, in cui, data la descrittività del termine VITREO, si è sostenuto che il suffisso 360 – di VITREO360 – fosse in grado di differenziare il marchio posteriore
14. Come definiti dall’art. 1 dalla Direttiva 2011/62/UE, recepita in Italia dal Decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17
15. Privi delle necessarie autorizzazioni all’immissione in commercio)